출원하기 전에 발명을 스스로 공개했더라도, 국내에서는 공개일로부터 12개월 안에 출원하면서 공지예외주장을 하면 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 이 제도는 공개 사실을 신규성·진보성 판단에서 빼 주는 예외일 뿐이며 출원일을 앞당겨 주지는 않습니다. 해외 권리까지 고려한다면 국가마다 인정 범위가 크게 다르므로, 공개 사실을 알게 된 즉시 출원 일정을 다시 세워야 합니다.
발명을 먼저 공개하면 왜 특허를 받기 어려워집니까?
특허 제도는 아직 세상에 알려지지 않은 기술을 공개하는 대가로 일정 기간 독점권을 주는 구조입니다. 그래서 출원 전에 이미 알려진 기술은 원칙적으로 보호 대상이 되지 않습니다. 특허청은 특허를 받기 위한 요건으로 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성을 들고 있으며, 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 간행물이나 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있게 된 발명은 신규성이 없다고 안내합니다.
여기서 중요한 점은 공개한 사람이 발명자 본인이라도 예외가 아니라는 것입니다. 투자 유치용 발표 자료, 학회 포스터, 크라우드펀딩 상세 페이지, 시제품 전시, 기술 블로그 게시물, 납품처에 보낸 비밀유지 약정 없는 제안서는 모두 선행기술이 될 수 있습니다. 실무에서는 비밀유지 의무가 없는 불특정 다수가 내용을 알 수 있는 상태였는지를 기준으로 공개 여부를 판단합니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 인정됩니까?
특허청은 특허법 제30조제1항제1호에 해당하게 된 날부터 12개월 이내에 출원해야 한다고 공지예외주장 요건을 안내합니다. 이 요건을 갖추면 특허법 제30조에 따라 해당 공개는 그 발명의 신규성·진보성 판단에서 공개되지 않은 것으로 봅니다. 이 제도를 쓰려면 다음 조건을 함께 충족해야 합니다.
- 공개 주체: 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 공개했거나, 그 사람의 의사에 반하여 공개된 경우여야 합니다.
- 기간: 최초 공개일을 기준으로 12개월 안에 출원해야 합니다. 여러 번 공개했다면 가장 이른 공개일부터 기간을 계산하는 것이 안전합니다.
- 주장 절차: 출원서에 공지예외주장 취지를 적습니다. 공개 사실을 증명하는 서류는 출원일부터 30일 이내에 제출해야 합니다. 누락 시 보완 방법은 아래 질문에서 다룹니다.
- 증명 자료: 공개 일자, 공개 매체, 공개된 내용, 공개자와 발명자의 관계를 확인할 수 있는 자료를 준비합니다.
공개 내용과 출원 내용이 완전히 같을 필요는 없지만, 공개한 범위를 넘어 개량한 부분은 별도로 신규성·진보성 판단을 받습니다. 따라서 공개 후 기능을 추가했다면 추가된 부분이 공개본과 어떻게 다른지 명세서에서 분명히 설명해야 합니다.
12개월 안에 출원하면 모든 위험이 사라집니까?
그렇지 않습니다. 공지예외주장은 본인의 공개를 없던 일로 취급해 주는 제도이지 출원일을 공개일로 소급시켜 주는 제도가 아닙니다. 본인이 공개한 뒤 출원하기 전까지 제3자가 같은 기술을 독자적으로 개발해 먼저 출원하거나 공개하면, 그 출원이나 공개는 여전히 선행기술로 작용할 수 있습니다. 경쟁사가 공개 자료를 바탕으로 개량 기술을 먼저 출원할 위험도 있습니다.
그러므로 12개월은 여유 기간이 아니라 최후의 구제 기간으로 보는 것이 맞습니다. 공개 사실을 확인했다면 가능한 한 빨리 출원하는 것이 원칙입니다. 명세서 작성에 시간이 걸린다면 기술 내용을 먼저 제출해 출원일을 확보하는 임시명세서 방식도 검토할 수 있습니다. 다만 임시명세서에 적지 않은 내용은 그 출원일의 이익을 받지 못하므로 핵심 기술은 처음부터 빠짐없이 담아야 합니다.
해외 출원까지 생각하면 무엇이 달라집니까?
국가별로 공개 유예 기간을 인정하는 범위가 다르기 때문에, 국내에서 구제되는 공개가 해외에서는 치명적인 선행기술이 될 수 있습니다. 대표적인 차이는 다음 표와 같습니다.
| 지역 | 본인 공개에 대한 예외 | 실무상 유의점 |
|---|---|---|
| 한국 | 공개일로부터 12개월 이내 출원 시 공지예외주장 가능 | 주장 취지와 증명서류 제출 기한 준수 |
| 미국 | 발명자 본인 공개 후 1년 이내 출원 시 선행기술에서 제외 | 제3자 개입 공개와의 선후 관계 입증 자료 보관 |
| 유럽 | 명백한 남용에 의한 공개, 공인된 국제박람회 전시 등 매우 제한적인 경우만 인정 | 논문·발표·판매 등 일반적 본인 공개는 구제되지 않는 것으로 보고 대비 |
그 밖의 국가도 예외 범위와 기간이 크게 다르므로, 권리를 확보하려는 나라의 특허청 기준을 출원 전에 확인해야 합니다.
미국특허상표청은 발명자 또는 발명자로부터 내용을 얻은 사람이 유효 출원일 전 1년 이내에 한 공개는 선행기술에서 제외된다고 설명합니다. 반면 유럽은 출원 전 6개월 이내의 명백한 남용에 의한 공개, 공인 국제박람회 전시 등 매우 제한적인 경우만 예외로 인정하므로, 이미 공개한 발명은 유럽에서 권리를 얻기 어렵다고 보는 편이 현실적입니다.
해외 출원 일정도 함께 관리해야 합니다. 세계지식재산기구(WIPO)는 특허협력조약에 따른 국제출원을 하면 보통 우선일로부터 30개월까지 국내단계 진입을 미룰 수 있다고 안내합니다. 이와 별도로 다른 나라에 우선권을 주장하려면 보통 최초 출원일로부터 12개월 안에 출원해야 합니다. 다만 우선권 기간은 국내 출원일을 기준으로 하므로, 공개일부터 계산되는 공지예외 기간과 혼동해서는 안 됩니다.
공개 사실을 알게 됐을 때 어떤 순서로 대응해야 합니까?
- 공개 이력 전수 조사: 발표 자료, 게시물, 전시, 판매, 제안서 발송 내역을 모두 모아 가장 이른 공개일을 확정합니다.
- 증거 확보: 게시 화면, 행사 일정표, 배포 자료 원본, 이메일 발송 기록을 날짜가 드러나게 보관합니다.
- 권리 확보 국가 결정: 유럽처럼 예외가 좁은 지역이 핵심 시장인지 먼저 판단하고, 이미 구제가 어렵다면 다른 국가 중심으로 전략을 조정합니다.
- 신속 출원: 국내 출원 시 공지예외주장 취지를 기재하고 증명서류 제출 기한을 일정표에 등록합니다.
- 추가 공개 통제: 출원 전까지 추가 발표나 홍보를 멈추고, 불가피한 미팅은 비밀유지계약을 체결한 뒤 진행합니다.
앞으로의 공개를 관리하는 내부 기준도 마련해 두는 것이 좋습니다. 외부 발표나 홍보 자료를 내보내기 전에 기술 담당자와 특허 담당자가 함께 확인하는 절차를 두면, 사후 구제에 의존하는 상황을 상당 부분 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
비밀유지계약을 맺은 투자자에게 보여 준 것도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무가 있는 특정인에게만 보여 준 경우에는 일반적으로 공중이 알 수 있는 상태로 보지 않아 공개로 취급되지 않습니다. 다만 계약서가 없거나 자료가 제3자에게 재배포되었다면 판단이 달라질 수 있으므로, 계약서와 전달 범위를 기록으로 남겨 두어야 합니다.
공지예외주장을 하지 않고 출원했다면 이미 늦은 것입니까?
특허법 제30조제3항에 따라 보완수수료를 내고 공지예외주장을 보완할 수 있습니다. 기한은 명세서 보정 기간, 또는 특허결정이나 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내입니다(설정등록일이 그보다 빠르면 그날까지). 이 기한이 지나면 본인 공개가 선행기술로 인용될 수 있으므로, 누락을 알게 된 즉시 보완 가능 여부를 확인해야 합니다.
여러 차례 나누어 공개했다면 기간은 언제부터 계산합니까?
대법원은 가장 먼저 공개한 발명에 대해서만 공지예외를 주장했더라도, 이후 공개가 그와 같은 내용이라면 그 공개에도 공지예외의 효과가 미친다고 판단했습니다(대법원 판결). 다만 첫 공개와 내용이 다른 공개는 따로 검토가 필요합니다. 따라서 가장 이른 공개일로부터 12개월 안에 출원하는 것이 안전합니다. 또한 가장 이른 공개에 대한 증명 자료를 중심으로 이후 공개가 그와 같은 내용인지 확인할 수 있는 자료까지 갖추어 두면 심사 과정에서 대응하기 수월합니다.