출원 전에 발명자가 직접 공개한 기술도 공개일로부터 12개월 안에 공지예외주장을 하면 국내에서는 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 이 제도는 공개된 사실 때문에 신규성과 진보성을 잃지 않게 해 줄 뿐, 출원일을 공개일로 앞당기지는 않습니다. 또한 국가마다 기준이 크게 다르므로 해외 진출 계획이 있다면 공개하기 전에 출원하고, 이미 공개했다면 최대한 빨리 출원하는 것이 안전합니다.
스타트업이나 연구실에서는 투자 설명회, 학회 발표, 크라우드펀딩 페이지, SNS 홍보처럼 출원보다 공개가 먼저 일어나는 경우가 많습니다. 이 글에서는 이미 공개한 기술을 특허 출원으로 보호할 수 있는지 판단하는 기준과 출원 전후에 밟아야 할 절차를 정리합니다.
공개한 기술은 왜 특허를 받기 어려워집니까?
특허를 받으려면 발명이 출원 시점에 세상에 알려지지 않은 새로운 것이어야 합니다. 이를 신규성 요건이라고 하며, 누가 공개했는지와 관계없이 출원 전에 공개된 기술은 원칙적으로 선행기술이 됩니다. 발명자 본인이 공개한 경우에도 마찬가지입니다.
공개의 범위도 넓게 해석됩니다. 논문과 학회 발표는 물론 전시회 출품, 제품 판매, 온라인 게시물, 비밀유지 약정 없이 진행한 시연도 공개에 해당할 수 있습니다. 반대로 비밀유지계약을 맺은 상대방에게만 설명한 경우에는 일반적으로 공개로 보지 않습니다. 따라서 외부 미팅을 하기 전에 비밀유지계약을 먼저 체결하는 습관이 기본적인 예방책입니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 인정됩니까?
국내에서는 발명자나 출원인이 스스로 발명을 공개한 경우에도 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면서 공지예외주장을 하면 그 공개를 선행기술로 삼지 않습니다. 지식재산처(구 특허청)는 공지예외주장을 하려면 특허출원서에 그 취지를 적고, 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하도록 안내합니다. 실무에서 확인할 조건은 다음과 같습니다.
- 공개 주체: 발명자 또는 정당한 권리를 승계한 자가 공개했거나, 그 의사에 반하여 공개된 경우여야 합니다.
- 기간: 최초 공개일로부터 12개월 안에 출원해야 합니다. 여러 번 공개했다면 가장 이른 공개일을 기준으로 계산합니다.
- 주장과 증명: 출원서에 공지예외 취지를 적고, 공개 일자와 내용을 증명하는 서류를 출원일부터 30일 이내에 제출해야 합니다.
지식재산처(구 특허청)는 출원 시 주장을 빠뜨린 경우에도 명세서 보정이 가능한 기간 등 일정한 시점까지 보완할 수 있는 절차를 두고 있습니다. 그러나 보완 가능 여부는 진행 단계에 따라 달라지므로, 처음부터 출원서에 주장하는 것을 원칙으로 삼는 것이 바람직합니다.
해외 출원을 고려하면 무엇이 달라집니까?
공지예외 기간은 국가별로 다르며, 한국에서 인정되는 공개가 다른 나라에서는 특허를 막는 선행기술이 될 수 있습니다. 주요 지역의 기준을 비교하면 다음과 같습니다.
| 지역 | 발명자 자기 공개에 대한 유예 | 실무상 유의점 |
|---|---|---|
| 한국 | 공개일로부터 12개월 | 출원 시 주장과 증명서류 제출 필요 |
| 미국 | 공개일로부터 1년 | 발명자 본인 공개에 대한 유예가 비교적 넓게 인정됨 |
| 일본 | 공개일로부터 1년 | 별도의 주장 절차와 증명 필요 |
| 유럽 | 일반적 유예 없음 | 명백한 남용, 공식 인정 국제박람회 출품만 6개월 예외 |
미국 특허상표청은 발명자 자신의 공개가 유효출원일 전 1년 이내라면 선행기술에서 제외하는 규정을 적용합니다. 반면 유럽특허청은 유럽특허협약상 신규성 판단에서 발명자 자기 공개에 대한 일반적인 유예를 인정하지 않으며, 명백한 남용이나 공식 인정 국제박람회 전시처럼 한정된 경우에만 6개월의 예외를 둡니다. 유럽 시장을 염두에 둔 기업이라면 공개 이전에 출원을 끝내는 것 외에는 사실상 대안이 없습니다.
우선권과 공지예외는 어떻게 다릅니까?
두 제도는 자주 혼동되지만 효과가 다릅니다. 세계지식재산기구가 관리하는 파리협약에 따르면 한 가맹국에 먼저 특허를 출원한 자는 12개월 안에 다른 가맹국에 출원하면서 최초 출원일을 기준으로 심사받을 수 있는 우선권을 주장할 수 있습니다. 즉 우선권은 판단 기준일 자체를 앞당겨 줍니다.
공지예외는 기준일을 바꾸지 않고, 본인의 공개만 선행기술에서 빼 줍니다. 그래서 공개일과 출원일 사이에 제3자가 같은 기술을 독자적으로 공개하거나 먼저 출원하면, 공지예외를 주장하더라도 특허를 받지 못할 위험이 있습니다. 공개 후 출원까지의 기간을 최대한 짧게 잡아야 하는 이유가 여기에 있습니다.
이미 공개했다면 지금 어떤 순서로 대응해야 합니까?
- 공개 이력 정리: 발표 자료, 게시물 주소, 캡처 화면, 판매 기록 등 모든 공개의 일자와 내용을 시간순으로 정리합니다.
- 최초 공개일 확정: 가장 이른 공개일로부터 남은 기간을 계산하고, 해외 출원 대상 국가별 기한을 따로 표시합니다.
- 공개 범위와 발명 내용 대조: 공개된 내용과 출원할 청구항이 어디까지 겹치는지 확인하고, 공개되지 않은 개량 사항을 별도로 추려 둡니다.
- 출원과 주장: 출원서에 공지예외를 주장하고 증명서류를 기한 안에 제출합니다.
- 해외 전략 결정: 우선권 기간 안에 국제출원이나 개별국 출원 여부를 결정합니다.
자주 묻는 질문
공지예외주장을 하면 출원일이 공개일로 바뀝니까?
바뀌지 않습니다. 출원일은 실제로 출원한 날이며, 공지예외는 본인의 공개만 선행기술에서 제외해 줄 뿐입니다. 그 사이 제3자의 공개나 출원은 여전히 문제가 될 수 있습니다.
여러 번 나누어 공개했다면 각각 주장해야 합니까?
원칙적으로 출원 발명과 관련된 공개마다 공지예외 대상임을 밝히고 증명하는 것이 안전합니다. 기한은 가장 이른 공개일을 기준으로 계산하므로 첫 공개를 놓치지 않아야 합니다.
공개 전에 출원 비용이 부담되면 어떻게 해야 합니까?
핵심 구성을 담은 출원을 먼저 하고, 우선권 기간 안에 보완된 내용으로 후속 출원하는 방식을 검토할 수 있습니다. 이 방법은 공개 전 출원이라는 원칙을 지키면서 비용과 시간을 나누는 데 도움이 됩니다. 출원 시점과 국가별 전략을 함께 살펴보고 싶다면 특허 실무 관련 글을 이어서 참고해 보시기 바랍니다.